专利审查意见答复时的一些思考

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：孔凡红 北京品源专利代理有限公司

原标题：关于审查意见答复时的一些思考

在答复有关创造性的审查意见时，对于审查意见中对区别技术特征实际要解决的技术问题的定位，可以通过说明书记载内容确定下审查意见中定位的技术问题是否有失偏颇，尤其是在区别技术特征表面看起来是属于本领域公知技术，以及将该区别技术特征本身能够解决的问题作为重新定位的该区别技术特征实际要解决的技术问题时，需要引起重视，这很可能可以作为一个答复创造性的突破口。

目前在答复专利局下发的有关创造性的审查意见的过程中，发现审查意见中一种常见的评述权利要求不具备创造性的思路，该思路通常如下：

首先确定本申请权利要求与最接近对比文件即对比文件1的区别技术特征，然后给出区别技术特征实际要解决的技术问题，再基于该技术问题进行分析，得出该区别技术特征是惯用技术手段，是容易想到的结论，进而认为本申请权利要求不具备创造性。

在上述评述思路中，针对区别技术特征所给出实际要解决的技术问题是否合适，可以是代理师进行审查意见答复时的一个答复切入点。

在确定区别技术特征实际要解决的技术问题时，应该将该区别技术特征在权利要求所要保护的整体技术方案中所能解决的技术问题，作为该区别技术特征实际要解决的技术问题，但往往会发现审查意见给出的区别技术特征实际要解决的技术问题是区别技术特征本身所能解决的问题，即在未考虑其他技术特征的情况下该区别技术特征所能解决的问题，比如使用日志记载数据，这一技术特征本身能解决的问题是如何记录数据的问题。而由于区别技术特征本身所能解决的问题，是脱离了权利要求中其他技术特征所定位出的问题，并不能代表其在整体技术方案中所作出的技术贡献，因此将区别技术特征本身所能解决的问题作为其实际要解决的技术问题是不合适的，进而审查意见中在不准确的技术问题的定位的前提下，再进一步基于该技术问题得出本申请权利要求不具备创造性的结论，也是站不住脚的。

下面列举一个案例进行说明。

在本案例中，本申请的背景技术大致是：为了比较不同机型的移动设备的性能优劣，可以根据各移动设备对多媒体数据库进行首次扫描的扫描时间来确定对应移动设备的性能优劣，移动设备的首次扫描的扫描时间可以表征移动设备在首次扫描过程中，将所有扫描到的多媒体文件写入多媒体数据库中的所耗时间。现有的多媒体数据库扫描技术，需要用户的多次手动参与，例如，需要手动结束正在运行的多媒体进程，需要用户找到移动设备能开始多媒体数据库扫描功能的地方并点击从而进行扫描，还需要用户手动查找首次扫描的扫描时间等，操作流程繁琐。

本申请针对上述背景技术要解决的技术问题是如何实现多媒体数据库的自动扫描，自动获取移动设备的多媒体数据库首次扫描的扫描时间，简化操作流程的问题。

对应的，本申请权利要求1的技术方案包括如下几个步骤：

1）向当前移动设备连接的PC端设备发送多媒体数据库删除指令，以使所述PC端设备根据所述多媒体数据库删除指令，删除所述移动设备中已有的多媒体数据库；向所述PC端设备发送正在运行的多媒体进程结束指令，以使所述PC端设备根据所述多媒体进程结束指令，结束所述移动设备中正在运行的多媒体进程；

2）向所述移动设备中正在运行的多媒体服务进程发送开始多媒体数据库扫描的广播，并获取所述多媒体服务进程生成的首次扫描日志，其中，所述多媒体服务进程在接收到所述广播时，检测到所述移动设备中不存在多媒体数据库时，新建多媒体数据库，并将首次扫描到的多媒体文件的路径写入所述新建的多媒体数据库中，并在首次扫描过程中生成首次扫描日志；

3）在监听到所述多媒体服务进程发送的多媒体数据库扫描结束的广播时，在获取的所述首次扫描日志中匹配设定的扫描时间关键字，并记录与所述扫描时间关键字匹配的扫描日志字段，作为首次扫描的扫描时间。

在审查意见中，在与对比文件1对比分析后，认为本申请权利要求1与对比文件1的区别技术特征包括上述步骤1）即区别技术特征1和步骤3）即区别技术特征2，审查意见中认为区别技术特征1实际要解决的技术问题是如何优化多媒体扫描，区别技术特征2实际要解决的技术问题是如何优化时间信息获取。

上述审查意见中针对上述两个区别技术特征确定的实际要解决的技术问题都是对应区别技术特征本身所能解决的问题。而通过阅读本申请说明书发现，上述区别技术特征在本申请整体技术方案中所解决的技术问题并不是区别技术特征本身所能解决的问题，区别技术特征1是模拟首次对移动设备进行全盘扫描的场景，从而为后续的多媒体数据库的自动扫描提供基础，区别技术特征2实现了自动获取移动设备的多媒体数据库首次扫描的扫描时间，也就是说，区别技术特征1和区别技术特征2实际要解决的技术问题正是本申请要解决的技术问题，即：如何实现多媒体数据库的自动扫描，自动获取移动设备的多媒体数据库首次扫描的扫描时间，以及简化用户的操作的问题。因此，审查意见中针对区别技术特征1和区别技术特征2分别定位的实际要解决的技术问题是不合适的。

在答复审查意见时，在通过本申请的说明书内容正确确定区别技术特征所要解决的技术问题后，再进一步说明审查意见中基于错误的技术问题得出区别技术特征是本领域的惯用技术手段、是容易被想到的，是站不住脚的。具体论述角度可以包括以下几种：

其一，在对比文件1中未记载有存在与本申请要解决的相同的技术问题时，从对比文件1记载的内容无法获知对比文件1中也存在相同的技术问题，本领域技术人员是没有动机对对比文件1的技术方案进行改进以得到本申请权利要求1的技术方案的，从而本申请人发现上述实际要解决的技术问题本身就需要本申请人付出创造性的劳动。

其二，在本申请人付出创造性劳动发现上述实际要解决的技术问题后，还需要进一步付出更多的创造性劳动来解决该技术问题。例如上述案例中要解决上述技术问题，需要执行如下前述步骤1）-步骤3），作为区别技术特征1的步骤1）实现了模拟首次对移动设备进行全盘扫描的场景，从而为后续的多媒体数据库的自动扫描提供基础，作为区别技术特征2的步骤3）实现了自动获取移动设备的多媒体数据库首次扫描的扫描时间，进而达到简化用户操作的目的。

其三，惯用技术手段是指现有技术中为了解决某一技术问题而常用的技术手段，由于在提出本申请之前并没有发现现有技术中存在本申请所要解决的技术问题，也就不能说什么技术手段是解决该技术问题的惯用技术手段，本领域技术人员寻找技术启示时不是漫步目的的搜索，而是以实际要解决的技术问题为导向进行有目的的寻找，现有技术中并没有给出通过采用本申请权利要求要保护的技术方案来解决上述技术问题的任何技术启示。

其四，可以通过一些公知常识或对比文件内容看下是否可以得出为了解决上述技术问题，本领域技术人员通常的做法或改进的方向，该通常的做法或改进的方向应该是与本申请的技术方案是不同的，进而得出本申请的技术方案是不容易想到的，审查员是在看到本申请文件后才想到使用本申请的技术方案来解决本申请所要解决的技术问题，是事后诸葛亮。比如，对于上述案例，本领域技术人员针对如何简化移动设备中多媒体进程，容易想到的是如何对运行于移动终端的相应程序进行改进来简化多媒体扫描进程，且简化移动终端设备中多媒体进程的目的是缩短扫描时间，并不是出于简化用户操作步骤的目的，而不容易想到的是利用移动设备与PC端设备的交互来实现简化移动设备中多媒体扫描进程，通过PC端设备控制移动设备中的多媒体扫描进程，进而简化用户操作的步骤。

综上所述，在答复有关创造性的审查意见时，对于审查意见中对区别技术特征实际要解决的技术问题的定位，可以通过说明书记载内容确定下审查意见中定位的技术问题是否有失偏颇，尤其是在区别技术特征表面看起来是属于本领域公知技术，以及将该区别技术特征本身能够解决的问题作为重新定位的该区别技术特征实际要解决的技术问题时，需要引起重视，这很可能可以作为一个答复创造性的突破口。

在发现上述突破口后，再论述审查意见中基于不正确的技术问题得出区别技术特征是本领域的惯用技术手段、是容易被想到的，是站不住脚的，进而得出本申请权利要求具备创造性的结论。

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作者：孔凡红 北京品源专利代理有限公司

编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君