专利权属诉讼中的八大法律问题和案例探析
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：潘聪 张飞虎 高文律师事务所
原标题：专利权属诉讼中的八大法律问题和案例探析
专利权属纠纷案件，是指在发明创造被授予专利权期间或之后，公民之间、法人之间、以及公民与法人之间就谁应当是真正的专利申请人或专利权人所发生的确权纠纷案。因此实务中，专利权属纠纷案件通常包括专利申请权权属纠纷和专利权权属纠纷。相对于专利侵权诉讼而言，专利权属诉讼亦属于非常常见且占比较大的一类专利纠纷，其具有特殊且独具特色的疑难法律问题，本文将对该领域的八大法律问题进行研究，并提供相关案例以供探析。
一、专利权属诉讼是否适用诉讼时效？
关于专利侵权诉讼的诉讼时效问题，在《专利法》2020年修改之前有一定的争议，但随着新《专利法》的实施，这一争议问题已经得以解决。也即，侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算（参见新《专利法》第七十四条）。
但专利权属诉讼是否适用诉讼时效，这在以往也存在一定的争议。目前司法实践中通常都认为专利权属纠纷不受诉讼时效的限制。这是因为，知识产权作为一种无形资产，其与有形资产在物权属性上类似，由于确认物权的请求权不受诉讼时效的限制，因此确认知识产权权利归属的请求权同样也不应受诉讼时效的限制。目前从最高院的判例来看，最高院已经明确了专利权权属纠纷属于确认之诉，不受诉讼时效限制。
【典型案例】(2020)最高法知民终1746号民事判决，北京歌某科技有限公司、苏州敏某股份有限公司专利权权属纠纷，“关于歌某科技公司主张专利权权属时效的问题。本院认为，本案案由为专利权权属纠纷，属于确认之诉，不受诉讼时效限制。因此在无证据证明歌某科技公司明显存在怠于起诉的情况下，无论歌某科技公司于何时提起本案诉讼争议，亦或是否在产品研发及实际产品技术应用中采用或者是需要采用涉诉专利技术，都不应影响对涉案专利是否构成职务发明的认定。”
二、专利权属诉讼是否能合案审理？
在争议专利数量较大的情况下，是否能合案审理对于原告来讲，具有非常大的经济价值和影响。由于大量争议专利的案情经常较为类似，证明权属的证据也基本相同，因此合案审理无论对于原被告，还是对于裁判者来说，都具有效率上的积极意义。
近些年的司法实践中，对于知识产权案件是否能合案审理，通常也存在较大争议，而且有趋严的趋势。这样就导致了例如在版权诉讼中，每个作品都需要单独发起一件诉讼，而在专利权属诉讼中，也经常会碰到每个专利都需要单独进行立案，给原告主张权利造成了较大的经济负担。但是，实务中，合案审理的案例也是存在的，而且目前司法实践中，最终是否能合案审理，需要审判者来进行裁量。因此作为原告来说，还是需要尽量争取合案的可能性。在无法达成合案审理的情况下，原告可以考虑选取较为核心的专利来先期主张权利，并随着诉讼的进行再行考虑其他专利案件。
【典型案例】（2013）一中民初字第5254号民事判决，山东瀚某有限公司等与山东凯某有限公司等发明人署名权纠纷、专利权权属纠纷以及专利申请权权属纠纷案，在该案例中，涉及专利一到专利九等9项专利（第201010160XXX.X号、第201010160XXX.X号、第201010160XXX.X号、201010160XXX.X号、第201010160XXX.X号、第201020175XXX.X号、第201020175XXX.X号、第201020175XXX.X号、第201020175XXX.X号）。从以上案例可以看出，基于类似案件事实的发明人署名权纠纷、专利权权属纠纷以及专利申请权权属纠纷案件，可以合并立案和审理。
三、专利权属诉讼是否能要求赔偿与合理支出？
通常认为，专利权属诉讼并不能适用于专利侵权诉讼中有关赔偿和合理支出的相关规定（也即新《专利法》第七十一条），这在大量案例中都有提及，例如(2021)最高法知民终1076号珠海和某健康科技有限公司、谢某英等专利权权属纠纷民事二审民事判决书提到“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定……赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。但是，上述规定的适用范围通常限于专利侵权纠纷，一般不及于专利权属纠纷。涉案专利权属争议仅解决权利应归属于谁的问题，其法律适用的构成要件不包括过错。除在案证据表明存在明知他人权利而故意加以侵占等特殊情形外，在权属纠纷中通常难以认定败诉一方具有主观上的可责性，亦不能据此判令转付包括律师费在内的合理开支。在法律和司法解释没有明确规定权属纠纷中胜诉方合理开支由败诉方转付，当事人之间亦无此项约定的情况下，永某公司主张合理费用由和某公司、谢某英、蔡某迪承担，缺乏依据，原审法院不予支持。”
但以上最高院案例中也提到了一种特殊情形，也即“除在案证据表明存在明知他人权利而故意加以侵占等特殊情形”，这为某些特殊情形下主张赔偿与合理支出留下了空间。这在相关案例中也曾出现过。因此，作为原告，可以根据案件的实际情况，视情况来主张损害赔偿与合理支出。
【典型案例】(2018)苏民终1488号江苏省高级人民法院 无锡安某专用设备有限公司与无锡蓝某航空厨房设备有限公司专利权权属纠纷二审民事判决书：一审法院认为，专利权权属纠纷虽然属于确权纠纷，但专利权权属纠纷中，将他人技术成果擅自申请专利引起的权属纠纷，其本质是侵犯他人专利申请权的行为，则被侵权人可以援引侵权责任法相关规定主张侵权赔偿，其因维权诉讼产生的合理费用可以作为侵权赔偿在权属纠纷中一并主张。本案中，安某公司擅自将应归属于蓝某公司的发明创造以自己的名义进行专利申请，本案属于侵权引起的专利权属纠纷，蓝某公司在本案中主张维权费用，可在合理范围内予以支持。考虑案件复杂程度和蓝某公司委托诉讼代理人在案件处理中的工作量，蓝某公司主张的20000元律师费在合理范围之内，予以支持。
四、委托开发与合作开发中的发明创造归属应如何判断？
委托开发与合作开发，根据《专利法》第八条的规定，两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。因此，通常来说，委托开发与合作开发的权利归属一般约定优先，而在没有约定的情况下，受托人（而非委托人）、合作双方往往是专利权人。
但更复杂的情况可能也会存在，例如如果合作过程中，一方人员与合作双方存在多重关系时，则可能牵扯到职务发明的敏感因素，则此时非常容易发生纠纷。这在实务中也有相关案例，需要特别注意，并尽量规避此类风险。
【典型案例】（2020）最高法知民终1212号无锡乐某科技有限公司、白某民、江苏多某科技有限公司专利权权属纠纷二审民事判决书：2011年5月至2012年6月期间，白某民与多某公司之间的工作关系存在双重约定。一是白某民系兰州大学与多某公司签订《技术开发（委托）合同》中的联系人，白某民作为兰州大学的代表参与到兰州大学与多某公司的技术开发合作项目中；二是白某民个人与多某公司之间签订有《咨询服务合同》，基于该咨询服务合同，白某民与多某公司之间形成另一工作关系。根据《技术开发（委托）合同》的性质以及内容，由该合同所确定的白某民与多某公司之间工作关系，显然不属于职务发明制度的调整范围。而《咨询服务合同》中并未约定白某民从事多某公司的技术研发工作，本案中并没有证据证明白某民具有将其与多某公司之间由《咨询服务合同》所确定的工作关系的性质，变更为职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系的意思表示。白某民与多某公司之间工作关系的性质应当以约定优先，而根据约定，白某民与多某公司之间并不存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。
五、职务发明创造与非职务发明创造如何区分？
目前新《专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。《专利法实施细则》第十二条中进一步提到职务发明创造包括以下三种情形：（1）在本职工作中作出的发明创造；（2）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；以及（3）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。此外，《专利法实施细则》第十二条还提到，本单位包括临时工作单位；本单位的物质技术条件是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。
因此，对于职务发明创造而言，一般通过是否签订《劳动合同》、是否与职位相关、是否领取薪资、是否为在职期间以及离职一年内做出等事实来判断是否为职务发明。而对于“主要是利用本单位的物质技术条件”这一点则对举证能力提出了较高的要求，无论是作为原告，还是被告，都可以在该点上极力争取。
但实务中，职务发明创造与非职务发明创造有时候会难以区分。因为是否与本职工作相关、是否主要用了本单位的物质技术条件，需要结合发明创造的技术方案来进行判断，这对某些地方法院做出客观公正的裁判提出了较高的挑战。
【典型案例】(2019)最高法民申6342号深圳市卫某科技有限公司与李坚毅、深圳市远某智能设备有限公司专利权权属纠纷案：发明创造是复杂的智力劳动，离不开必要的资金、技术和研发人员等资源的投入或支持，并承担相应的风险。在涉及与离职员工有关的职务发明创造的认定时，既要维护原单位对确属职务发明创造的科学技术成果享有的合法权利，鼓励和支持创新驱动发展，同时也不宜将专利法实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”作过于宽泛的解释，导致在没有法律明确规定或者竞业限制协议等合同约定的情况下，不适当地限制研发人员的正常流动，或者限制研发人员在新的单位合法参与或开展新的技术研发活动。因此，在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第（三）项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。
六、职务发明创造是否能适用约定优先？
在《专利法》修订之前，以往的观点是只要属于职务发明创造，则单位应该享有绝对的专利权，并不适用于约定优先。只有“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”这种特殊情况才有协议约定权属的空间。
但随着新《专利法》的修订，其在职务发明的条款之后，明显新增加了“该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用”这样的内容。以上新增内容为单位与员工通过协议来约定权属预留了可能性，有助于激励发明人的创新热情，并使单位和员工找到利益最大化的平衡点。这也反映在2020年5月实施的《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》以及2021年1月实施的《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》中的相关条款之中。
司法实践中，最高院在(2009)民申字第311号深圳市康某斯保健用品有限公司与姚某礼等专利权权属纠纷再审案中，曾提到“关于康某斯公司申请再审提出对执行本单位任务完成的职务发明不得通过约定确定权属，否则属于无效事由的主张，因专利法第六条对此并未作禁止性规定，故康某斯公司提出《专利实施许可协议》是违反法律的情况下约定的，应属无效协议的主张，本院不予支持”。而新《专利法》修订之后，在职务发明创造的情况下，双方是否有约定，也被纳入到案件审理的考虑因素之中。
【典型案例】(2021)浙02知民初238、239号上海探某智能家居有限公司、白某等专利权权属纠纷一审民事判决书中提到：被告朱某汉作为探某公司的高级管理人员，虽在庭审中辩称与探某公司曾有过专利权利归属的约定，但财务审批流程或是相关未生效及口头约定均未明确体现出其与探某公司曾就专利权归属作出过明确约定。相反，原告探某公司提供了其员工任职期间为完成公司交代的工作任务并实际参与研发的初步证据，具有主张职务发明创造的事实及法律基础。综上，依据现有证据，被告朱某汉虽系原告探某公司高级管理人员，但没有充分证据证明其依据本职工作任务参与了涉案发明创造的研发，且其与探某公司之间关于涉案发明创造的权利归属没有明确约定，依据职务发明创造权利归属的相关法律规定，探某公司享有涉案发明专利的申请权及涉案实用新型专利的专利权，将被告朱某汉与探某公司列为共同专利权人的做法缺乏必要的事实及法律依据。
七、离职员工敏感期之外的发明创造归属应如何判断？
由于退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的发明创造，有被判定为职务发明创造的风险，因此通常将以上的1年期间称为“敏感期”，在该敏感期之内做出的与原单位相关的发明创造，较大可能会被认定为职务发明创造。
但对于已经超过1年敏感期的发明创造，是否就不存在这样的权属风险，也不尽然。实务中，也存在超过1年申请专利而被认定为职务发明的案例。特别是对于某些商业秘密案件来说，如果存在商业秘密泄露并申请为专利的情况，则对于专利权属的主张通常并不受1年敏感期的限制。
【典型案例】（2017）鄂01民初3882号武汉巨某环保科技有限公司等诉雷某等专利申请权纠纷案：被告雷某于2013年9月任职于原告，2015年4月被告雷某离职，并于5个月后成立被告微某公司且申请了专利。原告曾提起诉讼，要求两被告停止侵权并撤回专利申请。2016年10月12日，被告微某公司撤回该专利申请，在将被撤专利申请名称和相关内容稍加更改之后，再次向国家知识产权局提出与被撤专利相关的三项专利申请。法院认为，两被告申请被控三项专利的时间虽然不在《专利法实施细则》所规定的员工离开原单位一年期间内，但仍应受到原、被告双方关于在先专利及其相关技术申请专利权利的约定限制。
八、离职员工与前单位存在权属约定时如何进行权利界定？
员工离开前单位之前，有可能会签署各种不平等协议，在离职时也会签署各种离职协议、竞业限制等相关协议，这些协议中除了通常的保密条款之外，有时候也会涉及到知识产权权属的约定。对于离职员工与前单位签署的关于知识产权权属的约定，是否能够制约离职员工（在离职一年之后）在新单位做出的发明创造的权利归属，这是非常有争议的问题。人才的流动本属正常，如果因为这种不平等的霸王协议，影响到新单位的知识产权归属，则显然有悖常理，也可能会被认定为是无效条款。
【典型案例】(2019)苏05知初747号 苏州微某激光技术有限公司与苏州源某光电科技有限公司、朱某等专利权权属纠纷一审民事判决书：被告朱某曾任原告微某公司集成部经理，2017年2月10日，朱某与微某公司终止劳动关系。任职期间，朱某与微某公司签署《善意使用及保密协议》，其中第二条第4款规定：“离职2年内，乙方不得以自己名义或假借他人名义，申请与甲方工作相关的相关专利、著作权等知识产权，也不得将其在甲方工作期间所获取的相关知识产权资料及信息有偿或无偿转让给任何第三方申请相关专利、著作权等知识产权”，并约定若有违约，则应赔偿30万元。被告离职后加入源某公司并于2018年11月6日申请涉案专利。法院认为，《劳动合同法》中规定只有竞业限制及服务期关于劳动者承担违约金的约定才有效。本案协议中约定如员工违约，员工需赔偿微某公司30万元损失的约定，并非针对竞业限制和服务期问题，而是针对员工未将离职2年内的知识产权无偿归于原单位的情形。该约定不仅因其系格式条款而应被无效，而且因其违反法律的强制性规定而被无效。
综上，专利权属诉讼作为一种特殊类型的知识产权诉讼，有其特殊的法律问题值得深入研究，随着新《专利法》的实施和司法案例的增多，相信各种法律争议问题都能得到最终的清晰结论，需要持续关注。
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作者：潘聪 张飞虎 高文律师事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
