商标侵权中的原告未使用不赔偿抗辩
《商标法》第六十四条规定：注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。
销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。
通常情况下，侵害商标权需承担赔偿责任，但商标法第六十四条规定了侵权但不赔偿的两种例外，一为注册商标专用权人未实际使用，另一种为侵权商品存在合法来源。
最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中明确：“请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合 理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的,可以不支持其损害赔偿请求。”
根据上述意见可知，商标法第六十四条第一款与注册商标连续三年不使用的撤销及防止他人恶意注册索赔相关，立法本意均在于鼓励注册商标实际使用并杜绝恶意注册。
本文试从实务角度诠释《商标法》第六十四条第一款商标侵权中的原告未使用不赔偿抗辩适用。
1、需由被告主动提起未原告使用不赔偿抗辩
在(2015)粤高法民三终字第145号珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力公司”）诉广东美的制冷设备有限公司（以下简称“美的公司”）侵害商标权纠纷一案中，格力公司系第8059133号“五谷丰登”注册商标专用权人，美的公司在其生产的空调器上使用了与上述注册商标“五谷丰登”相同的商标，格力公司因此诉至法院。
一审法院认为美的公司将“五谷丰登”标识张贴在其生产的19款被诉侵权产品的室内机面板上属于商标性使用，判决美的公司停止侵权并赔偿格力公司380万元。
美的公司不服，上诉强调格力公司未实际使用涉案商标，起诉前相关公众并未把本案商标与其商品建立联系，美的公司系善意使用，未对格力公司造成负面影响，不应承担赔偿及消除影响责任。
二审法院认为，格力公司并未提交证据证明在美的公司实施被诉侵权行为前已实际使用注册商标。该注册商标未起到区分商品来源功能。虽然美的公司侵害了格力公司注册商标专用权，但不会给格力公司造成实际损失，且美的公司无从借用涉案商标尚未建立起来的商誉推销自己的产品并因此获利，故格力公司侵权损害赔偿请求权不能成立，其请求以美的公司因侵权获利为计算赔偿损失依据，不应得到支持。
需注意的是，商标法第六十四条的原告未使用不侵权抗辩，要求被告主动向法院主张，而非被动等待法院依据该条款判决侵权成立但不赔偿。
2、商标独占授权许可时的特殊性
实务中，部分商标权人将商标独占性许可给案外人，在这种情况下，商标权人已无权使用注册商标，如无法证明损失，损害赔偿亦将无法得到支持。因此这类案件在起诉时，建议以被授权人为原告。
在（2017）皖民终525号刘某诉案涉四家公司侵害商标专用权纠纷一案中，二审法院认为刘某已将案涉商标独占许可给案外人御美天品公司使用，在此期间刘某无权使用该商标，对涉案商标不享有除收取许可使用费外的其他经济权利，刘某也未就案涉被控侵权行为给其造成了实际经济损失进行举证，故对其赔偿损失请求不予支持，但合理开支酌情支持1.5万元。
3、抗辩时的同步撤三与商标注册申请
如发现原告权利商标实际未使用，除在民事诉讼中积极抗辩外，建议被告同步对原告商标提出撤三程序，同时注册自己的商标，彻底消除法律障碍。
在（2022）京民再72号燕京智汇(北京)国际旅行社有限公司（以下简称“燕京智汇公司”）诉北京燕京国际旅行社有限公司（以下简称“北京燕京公司”）侵害商标权纠纷一案中，被告北京燕京公司除积极抗辩外，对原告燕京智汇公司权利商标提出撤销申请，并在复审中获得支持，从源头上解决了问题。
商标的生命在于使用，商标权作为一项重要知识产权，不仅是商品或服务的指向标志，更承载了企业商誉、品质保证，而这只有通过使用才能实现。商标权利人在取得注册商标后，法律不支持躺在权利上的人，对注册商标“注而不用”，或仅将商标作为维权牟利工具，此类行为将难以得到支持。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：陈少兰 刘璐瑶百一知识产权
